专利法第二十六条第三款规定,说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准,这一要求通常被简称为充分公开要件,在美国的专利法中,对应的制度为“Enablement”。在专利无效宣告程序中,相比新颖性和创造性,通过不满足充分公开要件而无效专利的案件相对较少,主要的原因可能包括,充分公开要件相对抽象,较难预测获得复审委和法院支持的可能性。但是,通过对充分公开要件的法理基础进行系统的阐释,并据此确定相对明确的认定标准,既有助于无效审查,也有利于提高专利说明书的公开程度,在保护专利权的同时更好地促进科学技术的公开、普及和传播 。

宪法第二十条规定,“国家发展自然科学和社会科学事业,普及科学和技术知识,奖励科学研究成果和技术发明创造。”专利法第一条规定,“为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,制定本法。” 宪法第二十条中的“普及科学和技术知识”以及专利法第一条中的“促进科学技术进步”为充分公开要件提供了坚实的法理依据,即:通过充分公开发明内容,使得公众可以知晓发明的内容并在专利到期后可以完整的实施该发明,这一过程既是通过公开而实现科学技术的传播和“普及”,同时,公众可以在公开的发明的基础上展开进一步的科学研究,实现科学技术的“进步”。[1]从宪法第二十条和专利法第一条的角度审视,有助于更深刻地理解充分公开的法理基础,进而能够在具体案件中更准确地把握认定标准。

(2) 充分公开要件的目的在于确保专利权人获得的专利保护范围与其说明书公开的发明内容相一致[2]

专利权人总是希望权利要求的范围足够大而涵盖尽可能多的技术方案,而其具体的发明内容则被记录在说明书中,比如,在申请日时,申请人实际掌握的发明内容为5种具体的技术方案,而权利要求所涵盖的技术方案超出了这5种具体的技术方案,如果授予专利权,则意味着申请人通过专利权获得的保护范围超出了其在申请日所实际掌握的发明内容,这不符合宪法第二十条和专利法第一条的规定,因为:一方面,就被权利要求涵盖但超出说明书公开范围的额外技术方案,专利权人在说明书中并没有告诉公众如何来实施这些额外技术方案,公众并没有因为该专利权而获得额外的科学知识,因此,在这些额外技术方案的范围内,宪法第二十条中的“普及科学和技术知识”以及专利法第一条中的“促进科学技术进步”就无法实现;[3]另一方面,在这些额外技术方案的范围内,如果赋予专利权保护,那么意味着抑制了后续技术研发的动力,因为,专利权人已经将这些还没有实现的额外技术方案提前占为己有,后续研发者通过研发而实现这些额外技术方案并获得专利保护的路径被阻碍,其将失去研发的动力并抑制创新,这有悖于专利法第一条所规定的“促进科学技术进步”的立法目的。

相反,要求说明书充分公开至与其权利要求的保护范围相一致,则可以避免以上的情形从而更符合宪法第二十条和专利法第一条所确立的目的,因为,一方面,促使申请人充分公开其发明的内容至其权利要求的最大保护范围,可以使公众获取全部发明内容,最大化地实现了科学技术的传播和“普及”;另一方面,对于申请人在申请日没有实现的发明内容,充分公开要件要求其权利要求的保护范围不能涵盖这些内容,这样确保公众进行进一步的技术研发的动力不受专利权的不利影响 。

根据上述第1部分所阐述的法理基础,在具体判断充分公开要求时,可以考虑以下几个方面:

(2) 第二点,关于“实现”的标准,一种标准是以本领域的技术人员在阅读说明书后可以直接而明确的实施而无需再作出不合理的实验, 另一个标准是与创造性判断中的“显而易见”标准看齐(即:本领域的技术人员在阅读说明书及申请日之前的现有技术后可以显而易见的实现该发明)。第一个标准应该被采用,理由包括:第一点,充分公开与创造性是两个不同的要求,前者的目的在于使得本领域的技术人员能够实施该专利,而后者的目的在于防止专利权人将已属于公有领域的技术重新纳入私有领域而限制技术的使用,采用第二个标准就混同了充分公开和创造性;第二点,从专利权人与公众之间利益衡量的角度看,第一个标准对说明书公开的程度要求更高,相比第二个标准,免去了公众搜索现有技术来实施发明的繁琐,更有利于技术的传播和应用;第三点,从已有的案例来看,可以推知中国法院倾向于第一种标准,比如在精工爱谱一案中,[8]最高法院认为:“原说明书和权利要求记载的范围应该包括如下内容:一是原说明书及其附图明确表达的内容;二是所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容。”最高法院此处的观点中并没有引入“现有技术”;再比如苹果一案,[9]北京高院认为:“判断说明书是否充分公开的依据在于本领域技术人员根据说明书的记载能够确定的内容,即,说明书记载的信息量应当足够充分,或者至少应当提供足够明确的指引,以促使本领域技术人员据此获知相关的现有技术来具体实现本专利的技术方案。”

(3) 第三点,关于证明“实现”的证据范围,应局限于说明书公开的范围、说明书中明确提供指引线索的现有技术,以及申请日时本领域内的公知常识,这一范围与上述第二点中确立的“实现”的标准相一致:对于创造性判断,应认为本领域的技术人员知晓全部现有技术;而在判断充分公开时,应认为本领域的技术人员仅知晓说明书公开的内容、说明书中明确提供指引线索的现有技术,以及申请日时本领域内的公知常识,对于说明书中没有提供线索的现有技术,本领域的技术人员并不知晓(除非属于公知常识)。比如,在In Re Howarth 一案中,[10]专利涉及Clavulanic acid 的衍生物,说明书中公开了如何制备这些衍生物,但是没有提供如何制备初始的Clavulanic acid,也没有提供如何制备的线索,申请人主张,初始的Clavulanic acid的制备方法在申请日时已处于公知的状态,为支持该主张,申请人提交了在申请日时已处于公开状态的来自Rhodesia, Panama 以及Luxembourg的专利文件,这些文件中披露了 Clavulanic acid的制备方法,法院认为,当申请人在说明书中提供了如何获得某些信息的有效线索时,如果通过该线索的指引,本领域的技术人员即可获知该信息,那么仅提供该线索即可,相反,如果没有提供线索,申请人就必须证明本领域的技术人员在申请日实际知晓这些信息,或者在合理的注意后即可知晓该信息,在本案中,申请人没有提供证据表明本领域的技术人员在申请日知晓来自Rhodesia, Panama 以及Luxembourg的专利文件(即,知晓Clavulanic acid的制备方法),该案专利不符合公开充分/Enablement 的要求。

(4) 第四点,专利权人/申请日应始终承担专利说明书公开充分的举证责任,无论是在授权程序还是在后续的无效宣告程序中,这样分配举证责任可能更为合理,因为:一方面,专利权人/申请人最了解发明内容本身,其有能力将说明书充分公开至本领域的技术人员能够实现为止,当公众质疑其公开不充分时,专利权人/申请人应始终负有义务向公众证明其说明书满足公开充分的要求;同时,这样的义务会促使专利权人/申请人在撰写说明书时评估公开的程度和相应的风险,公开越详细则专利越安全,相反,公开的内容越少则专利被无效的风险越高,对专利权人苛以这样的义务会督促其更充分地公开说明书的内容,更好的实现宪法第二十条中的“普及科学和技术知识”以及专利法第一条中的“促进科学技术进步”的目的;再次,明确举证责任也为专利权人/申请日反驳公众质疑提供了可能,其可以通过引入公知常识的方式来证明说明书满足充分公开的要求;最后,在公开是否充分真伪不明时,由专利权人/申请人承担不利的后果,这样可以避免法院被迫对技术问题作出直接的判断。

以苹果诉复审委一案[11]为例,根据法院认定的事实,权利要求1中包括了“游戏服务器”,这使得权利要求1与现有技术相比具备创造性,北京高院认为,“说明书仅仅记载了具有一个游戏服务器以及提到实现互动游戏的设想,而对于游戏服务器与聊天机器人的其他部件如何连接,例如,对什么样的用户输入的什么内容传送到游戏服务器以及如何将用户的指令传送到游戏服务器中,完全没有记载”,因此,“本专利说明书未充分公开如何实现本专利权利要求1所限定的游戏功能,违反了专利法第二十六条第三款的内容。”

首先,从宪法第二十条和专利法第一条的视角看,相比现有技术,权利要求1对于技术进步的贡献在于引入了“游戏服务器”从而实现了游戏的功能或效果,为获得专利权的保护而禁止他人利用具有“游戏服务器”的聊天机器人系统, 说明书必须公开至能够教会本领域的技术人员实施该具有“游戏服务器”功能或效果的聊天机器人系统,否则就不符合宪法第二十条中的“普及科学和技术知识”以及专利法第一条中的“促进科学技术进步”的立法目的,授予专利权就失去了法理基础。

(1) 与第2.(1)对应,专利权人应当承担举证责任来证明本领域的技术人员在阅读说明书后可以实施“游戏服务器”从而实现游戏的功能或效果,并且专利权人只需要提供一种具体的实施方式即可,比如,在对应的第21307号复审决定中,复审委认为,“本领域技术人员根据说明书所记载的内容以及聊天机器人识别的对话内容,用户就可以利用游戏服务器实现以文字互动为基础的游戏功能”,如果确实可以实现“以文字互动为基础的游戏功能”,那么可以认为说明书满足了充分公开“游戏服务器”这一技术特征,但这并不等于专利权人可以将任何形式的游戏功能或效果据为己有,因为被告在后续的专利侵权诉讼中,其应获得的保护范围只能局限于“以文字互动为基础的游戏功能”以及其他在申请日时与之等同的游戏方案。[12]

(2) 与第2.(2)和2.(3)部分对应,判断“游戏服务器”能否被实施的标准是以本领域的技术人员在阅读说明书后能否直接而明确的实现至少一种具体的“游戏服务器”的功能而无需再作出不合理的实验,相对应的证据范围应限于说明书公开的范围、说明书中明确提供指引线索的现有技术,以及申请日时本领域内的公知常识。

(3) 与第2.(4)部分对应,专利权人应当对其说明书充分公开“游戏服务器”而承担举证责任,在本案中,根据法院认定的事实,虽然说明书没有直接公开如何实现“游戏服务器”的技术方案,也没有提供指向申请日时的现有技术的线索,但专利权人仍然可以引入公知常识来证明本领域的技术人员通过阅读公知常识可以实现一种或者多种实施“游戏服务器”的具体技术方案(比如,复审决定中认定的“以文字互动为基础的游戏功能”),如果专利权人没有引入公知常识或者引入的公知常识不足以提供一种或多种具体的技术方案,应当由专利权人承担不利的后果进而认定说明书公开不充分,这样可以避免法院代替本领域的技术人员而直接回答能否实施这一技术问题。

总之,通过上述第1部分和第2部分的阐述,也许可以为本案提供一个较清晰的推理方法或者关于判断公开充分的法律标准,据此可以更好地认定本案中的专利说明书是否满足了充分公开的要求。

宪法第二十条和专利法第一条为包括充分公开在内的整个专利制度提供了法理基础,从这个角度去审视充分公开要件,更有助于发展出更合理的具体判断标准,促进专利说明书的充分公开,既为专利权人提供充分的保护,同时也能促进科学技术的传播和普及。此外,充分公开的判断主体是本领域的一般技术人员,法院应尽量避免代替本领域的技术人员来作是否能够实施的技术判断,通过分配举证责任(见第2.(4)部分)以及明确具体的认定标准(见第2.(1)至第2. (3)部分),也许可以在一定程度上避免这样的情况出现。

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